Patentrecht in Indien – Angriff eines indischen Patents durch Nichtigkeitsklage

I. Einleitung

In den Medien wird der Patentschutz in Indien oftmals als schwach und protektionistisch dargestellt. An dieser Aussage ist zwar richtig, dass das indische Patentrecht eher restriktiv und bürokratisch ausgestaltet ist. Allerdings kann nicht beobachtet werden, dass indische Unternehmen gegenüber ausländischen Unternehmen von indischen Gerichten oder dem indischen Patentamt grundsätzlich bevorzugt werden würden. Vielmehr gilt auch in Indien das Rechtsstaatsprinzip und die rule of law. Ist ein Patent in Indien wirksam erteilt worden, können die aus dem Patent resultierenden Rechte daher auch vor den indischen Gerichten grundsätzlich durchgesetzt werden, und zwar auch zugunsten von ausländischen Unternehmen.

Ausländische Unternehmen sollten daher auch in Indien ihre Patente anmelden. Auch in dem umgekehrten Fall, d.h. wenn ein ausländisches Unternehmen ein zugunsten eines Dritten in Indien eingetragenes Patent benutzen will, sollte das ausländische Unternehmen nicht der irrigen Annahme unterliegen, dass Patentrechte in Indien ohnehin nicht durchsetzbar seien. Um das indische Patent rechtssicher benutzen zu können, gibt es daher auch in Indien im Grundsatz nur zwei Möglichkeiten: Entweder es wird ein Lizenzvertrag mit dem Patentinhaber geschlossen oder das Patent wird über eine Nichtigkeitsklage aus der Welt geschafft. In diesem Artikel werden kurz die Möglichkeiten aufgezeigt, wie ein indisches Patent angegriffen werden kann und das Verhältnis zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsklage erläutert.

II. Möglichkeiten des Angriffs eines indischen Patents

Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten in Indien, die Nichtigkeit eines Patents geltend zu machen:

  • Erhebung eines Einspruch beim indischen Patentamt entweder nach der Veröffentlichung des Patents (sog. pre-opposition) oder innerhalb einer Frist von einem Jahr nach Patenterteilung (sog. post-opposition)
  • Erhebung einer Nichtigkeitsklage beim Intellectual Property Appellate Board (IPAB)
  • Erhebung einer Nichtigkeits-Widerklage in einem Verletzungsprozess vor dem High Court

Bei dem Intellectual Property Appellate Board handelt es sich um eine staatliche Rechtsmittelinstanz, die sich allein mit patent- und markenrechtlichen Eintragungs-, Nichtigkeits- und Löschungsverfahren beschäftigt. Für Verletzungsklagen sind weiterhin allein die High Courts in Indien zuständig. Während die pre- bzw. post-opposition also beim indischen Patentamt erhoben wird, wird eine Nichtigkeitsklage beim Intellectual Property Appellate Board eingelegt. Gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit, in einem Verletzungsverfahren eine Nichtigkeits-Widerklage zu erheben.

Unabhängig davon, ob die Nichtigkeit des Patents vor dem Patentamt, dem IPAB oder im Wege der Widerklage beim High Court geltend gemacht wird, sind die Prüfungsvoraussetzungen identisch. Denn wie auch in Deutschland werden in Indien nur Erfindungen geschützt, die neu sind, einen gewissen erfinderischen Schritt aufweisen und gewerblich anwendbar sind. Auch in Indien gilt dabei der absolute Neuheitsbegriff. Erfindung sind daher nur dann neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehören, wobei der Stand der Technik alle Kenntnisse umfasst, die vor dem Prioritätstag  durch schriftliche oder mündliche Beschreibung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit in der Welt zugänglich gemacht worden sind.

Da die Nichtigkeitsvoraussetzungen identisch sind, stellt sich die Frage zwischen dem Verhältnis zwischen dem Intellectual Property Appellate Board und den indischen High Courts sowie der Bindungswirkung des patentamtlichen Erteilungsaktes in einem Verletzungsprozess:

III. Verhältnis zwischen Patentamt, IPAB und High Court in einem Verletzungsprozess

Der Supreme Court of India (SC) hatte sich im Enercon-Fall mit der Frage auseinanderzusetzen, ob eine Nichtigkeitsklage vor dem IPAB und Widerklage im Verletzungsprozess vor dem High Court gleichzeitig rechtshängig sein können. Dies hat der SC verneint, da anderenfalls von beiden Gerichten divergierende Entscheidungen ergehen könnten. Daraus folgt nach derzeitiger Rechtslage: Wenn vor Beginn einer Verletzungsklage eine Nichtigkeitsklage beim IPAB eingereicht wurde, wird die Nichtigkeit des Patents allein vom Intellectual Property Appellate Board entschieden.

Sofern der Patentinhaber, dessen Patent angegriffen wurde, dann dennoch Verletzungsklage beim High Court einreicht, ist es dem Verletzer grundsätzlich nicht mehr möglich, eine Nichtigkeitswiderklage vor dem Verletzungsgericht (High Court) zu erheben.  Denn nach Ansicht des Supreme Courts habe sich der Verletzer durch die Erhebung der Nichtigkeitsklage beim IPAB bereits für ein Rechtsforum entschieden. Umgekehrt gilt freilich das Gleiche: Wenn eine Nichtigkeitswiderklage im Verletzungsprozess eingereicht wird, kann keine Nichtigkeitsklage vor dem IPAB mehr eingereicht werden.

Der Supreme Court hatte allerdings nicht entschieden, ob eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens beantragt werden kann, bis der IPAB über die Nichtigkeit entschieden hat. Das Problem ist, dass das indische Patentgesetz keine solche Vorschrift enthält; anders als z.B. das indische Markengesetz, wo eine solche Aussetzung des Verfahrens im Falle einer Löschungsklage beim IPAB in Sec. 124 Trade Marks Act, 1999 gesetzlich normiert ist.

Bislang wird daher von den indischen Gerichten in der Praxis kaum eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens vorgenommen. Allerdings kann eine rechtshängige Nichtigkeitsklage durchaus Einfluss haben, ob das Verletzungsgericht eine einstweilige Unterlassungsverfügung erlässt. Denn wenn eine solche Nichtigkeitsklage anhängig ist, sind die Hürden für den Erlass einer einstweiligen Verfügung deutlich höher.

Weiterhin ist vom Supreme Court damals nicht entschieden worden, ob eine vor dem IPAB bereits anhängige Nichtigkeitsklage zurückgenommen werden kann, um dann die Widerklage vor dem Verletzungsgericht erheben zu können. Insoweit zeigt sich die Tendenz in der Rechtsprechung, dass dies wohl möglich ist, um so die Nichtigkeitsklage vom High Court entscheiden lassen können.

In Bezug auf die Bindungswirkung des patentamtlichen Erteilungsaktes ist hervorzuheben, dass alle Nichtigkeitsgründe gleichzeitig im Verletzungsprozess auch als bloße Schranke, d.h. ohne Erhebung einer Nichtigkeits(wider)klage als Verteidigung geltend gemacht werden können. Dies ist ein deutlicher Unterschied zum deutschen Patentrecht. Sofern bereits eine Nichtigkeitsklage vor dem IPAB rechtshängig ist, dürfte diese Schrankenregelung aber wohl erst dann anwendbar sein, wenn die anhängige Nichtigkeitsklage vor dem IPAB zurückgenommen wurde, da anderenfalls der High Court inzident im Rahmen der Verletzungsklage ebenso die Nichtigkeit prüfen würde. Dann könnte es zu divergierenden Entscheidungen kommen, was der Supreme Court gerade verhindern wollte. Dies ist aber bislang noch nicht höchstrichterlich entschieden, d.h. eine offene Rechtsfrage.

IV. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

Für ein indisches oder ausländisches Unternehmen, welches durch die Herstellung oder Vertrieb seines Produkts oder durch sein Verfahren potenziell ein Patent in Indien verletzt, ergeben sich daher im Wesentlichen folgende Handlungsmöglichkeiten, das Patent anzugreifen:

Sollte der Patentinhaber den potenziellen Verletzer bereits vorprozessual abmahnt haben, kann dieser direkt mit einer sog. negativen Feststellungsklage vor der High Court reagieren.

Wurde keine Abmahnung ausgesprochen, kann eine Strategie sein, beim Patentinhaber Kenntnis von der beabsichtigten Benutzung zu begründen und eine Schutzschrift bei den indischen Gerichten zu hinterlegen, um dann einfach abzuwarten, ob der Patentinhaber tatsächlich eine Verletzungsklage einreicht. Falls der Patentinhaber dies macht, kann unmittelbar mit einer Nichtigkeitswiderklage vor dem High Court reagiert werden. Diese Strategie hat allerdings den Nachteil, dass man auf die Verletzungsklage des Patentinhabers „angewiesen“ ist, um eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen zu können. Es besteht damit eine erhebliche Rechtsunsicherheit, ob das Patent in Indien benutzt werden darf, was mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken einhergehen kann. Zudem besteht bei dieser Strategie das deutlich höhere Risiko, dass der angerufene High Court eine vom Patentinhaber beantragte einstweilige Unterlassungsverfügung erlässt.

Der rechtssichere Weg wäre daher, vorsorglich eine Nichtigkeitsklage beim IPAB einzureichen, um so das Patent zu beseitigen und die Chancen des Patentinhabers für den Erlass einer einstweiligen Unterlassungserklärung zu reduzieren. Gleichzeitig sollte eine Schutzschrift bei den indischen Gerichten hinterlegt werden. Reicht der Patentinhaber trotz der beim IPAB rechtshängigen Nichtigkeitsklage sodann parallel eine Verletzungsklage beim High Court ein, wäre zu raten, zunächst eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens beim High Court zu beantragen. Sofern der High Court dies ablehnt – was nach derzeitiger Praxis wahrscheinlich ist –, wäre zu empfehlen, die Nichtigkeitsklage vor dem IPAB zurücknehmen, um sodann eine Nichtigkeitswiderklage beim High Court einreichen zu können. Dies hat den Vorteil, dass der High Court sowohl über die Verletzungs- als auch über die Nichtigkeitsklage entscheiden kann. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass der High Court auf Grundlage des (noch) eingetragenen Patents eine Unterlassungsverfügung erlässt, bevor der IPAB über die Nichtigkeit des Patents entschieden hat. Der potenzielle Verletzter würde sich daher einem gerichtlichen angeordneten Vertriebstopp konfrontiert sehen, obwohl das Patent möglicherweise unwirksam ist. Sofern der IPAB das Patent im Rahmen der Nichtigkeitsklage später für nichtig erklärt, hätte der potenzielle Verletzer zwar gegen den Patentinhaber einen Schadenersatzspruch, der jedoch in einem (neuen) Gerichtsprozess durchgesetzt werden müsste und in der Praxis oftmals nicht den wirtschaftlichen Schaden tatsächlich kompensiert.

Das genaue Vorgehen sollte natürlich im Einzelfall genau geprüft werden, da die konkrete Strategie von einer Vielzahl weiterer Faktoren abhängt. Dieser Artikel gibt daher einen ersten Überblick, ersetzt aber keine konkrete Rechtsberatung.

 

Dr. Oliver S. Hartmann, LL.M.
Rechtsanwalt, Mediator, Solicitor (U.K.)
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht

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