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TT-BEGRIFF
Deutschland

Patentrecht
Recht auf die Erfindung

Rechtsstreit zur Vergütung

TRANSPATENT

TT-ZAHL

DE597

2130

501

Juni 1998
Zitierhinweis :
http://transpatent.com/ra_krieger/bgh/bgherf1.html
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Letzte Änderung: 02.10.1998





URTEIL DES BUNDESGERICHTSHOFES

COPOLYESTER II



mitgeteilt und bearbeitet von Dr. jur. H. Jochen Krieger

Rechtsanwalt in Düsseldorf


Amtliche Leitsätze:


BGB §§ 242 Be, 259; ArbEG § 9

a) Bei der Berechnung der Erfindervergütung nach der Lizenzanalogie wird als Erfindungswert der Preis zugrunde gelegt, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen würde. Dies bedarf allerdings einer betriebsbezogenen Überprüfung. Die objektiv zu bestimmenden Vorteile des Arbeitgebers, die er aus der Verwertung der in Anspruch genommenen Erfindung zieht oder ziehen kann, und die Bemessung der Erfindervergütung des Arbeitnehmers sind betriebsbezogen zu bestimmen.

b) Der Rechnungslegungsanspruch des Arbeitnehmererfinders ist aus § 242 BGB in Verbindung mit der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und daraus herzuleiten, daß dem Arbeitnehmererfinder die freie Verfügung über seine Erfindung nicht zusteht, sondern er diese seinem Arbeitgeber gemäß §§ 5, 6 ArbEG zur Verwertung anbieten muß.

c) Der Arbeitgeber muß bei der Rechnungslegung den Arbeitnehmererfinder in die Lage versetzen, die Richtigkeit der festgesetzten Vergütung zu überprüfen. Auf Verlangen des Arbeitnehmererfinders muß der Arbeitgeber grundsätzlich auch die mit den erfindungsgemäßen Produkten erzielten Gewinne und die Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich der einzelnen Kostenfaktoren offenbaren.

d) Der Umfang der mitzuteilenden Angaben wird insbesondere durch die Erforderlichkeit und die Zumutbarkeit sowie das Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers begrenzt. Dazu muß der Arbeitgeber die erforderlichen Tatsachen vortragen.

BGH, Urteil vom 13. November 1997 – X ZR 132/95
– OLG Düsseldorf / LG Düsseldorf


Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 132/95

Verkündet am:

13. November 1997

Welte

Justizhauptsekretärin

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle


in dem Rechtsstreit

1
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. September 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß und Dr. Melullis

für Recht erkannt:

2

I. Auf die Revisionen der Parteien wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 30. November 1995 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben,


  1. als die Beklagte verurteilt worden ist, dem Kläger für die Zeit vor 1992 Rechnung zu legen unter Angabe von Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreisen, der Abnehmer sowie der Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich sämtlicher Kostenfaktoren und des erzielten Gewinns,

  2. als das Berufungsgericht hinsichtlich der Erfindung “teilkristalline Copolyester”

      a) einen Anspruch des Klägers auf Rechnungslegung über die Gestehungs- und Vertriebskosten sowie die erzielten Gewinne für vergütungspflichtige Produkte für die Zeit vor dem 1. Januar 1986 sowie

      b) einen Anspruch auf Vorlage der Betriebsunterlagen, aus denen sich die Gestehungs- und Vertriebskosten sowie die erzielten Gewinne ergeben, verneint und

      c) es den Zahlungsanspruch über 94.934,– DM an das Landgericht zurückverwiesen hat.


3
II. Insoweit wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, das auch über die Kosten der Revisionen zu befinden hat.

4
III. Im übrigen werden die Revisionen der Parteien, soweit noch anhängig, zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

5
Tatbestand: Der Kläger war bis Ende 1977 als Chemie-Ingenieur bei der Beklagten tätig. Während seines Beschäftigungsverhältnisses meldete er – zum Teil als Miterfinder – der Beklagten mehrere Diensterfindungen, von denen eine “lineare, gesättigte, teilkristalline Copolyester” betraf und eine weitere eine “elektrisch isolierende Einbettungsmasse” zum Gegenstand hatte. Beide Erfindungen nahm die Beklagte unbeschränkt in Anspruch.

6
Für die Diensterfindung “teilkristalline Copolyester” wurden der Beklagten das deutsche Patent 24 35 863 sowie 13 parallele Auslandsschutzrechte erteilt. Zum Teil ist deren gesetzliche Schutzdauer inzwischen abgelaufen, zum Teil hat die Beklagte die Patente aufgegeben, nachdem sie den Erfindern eine Übernahme der betreffenden Schutzrechte erfolglos angeboten hatte. Das für Kanada erteilte Patent ließ die Beklagte trotz der dem Kläger auch insoweit mitgeteilten Absicht, das Schutzrecht aufgeben zu wollen, bestehen.

7
Die Beklagte nutzt die Erfindung selbst. Außerdem erteilte sie der E. in R.

an dem parallelen US-PS 40 94 721 eine Lizenz.

8
Mit Schreiben vom 2. März 1976 berechnete die Beklagte die Erfindervergütung des Klägers. Auf der Basis der vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung erlassenen “Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst” legte sie als Erfindungswert 2,5 vom Netto-Umsatz sowie einen Anteilsfaktor des Klägers von 15 % zugrunde. Auf den Widerspruch des Klägers erhöhte sie den Anteilsfaktor mit Schreiben vom 8. Juni 1976 auf 19 %. Unter dem 22. Juni 1976 widersprach der Kläger erneut und bat um Erläuterung des Lizenzsatzes. Mit Schreiben vom 27. August 1976 teilte die Beklagte dem Kläger eine neue Wertzahl für die Stellung der Aufgabe mit, woraus sich nunmehr eine Summe der Wertzahlen von 11 und ein Anteilsfaktor von 25 % ergab. Der Kläger erhob dagegen zunächst keinen Widerspruch. Erst kurz vor seinem Ausscheiden aus den Diensten der Beklagten bat er mit Schreiben vom 16. August 1977 darum, die Erfindervergütung neu festzusetzen. Die Beklagte lehnte dies ab und zahlte die Erfindervergütung in der Folgezeit entsprechend ihrer Festsetzung vom 27. August 1976 an den Kläger aus. Für Jahresumsätze von mehr als 1 Mio. DM ermäßigte sie den Lizenzsatz dabei nach Maßgabe einer betriebsinternen Abstaffelung.

9
Die Diensterfindung “Einbettungsmasse” meldete die Beklagte gleichfalls in der Bundesrepublik Deutschland zum Patent an. Am 6. Dezember 1984 wurde dem Kläger, der die Anmeldung zwischenzeitlich von der Beklagten übernommen hatte, hierfür das deutsche Patent 27 31 784 erteilt. Mit Urteil vom 8. Februar 1994 (X ZR 119/88) hat der Senat das Patent für nichtig erklärt.

10
Eine Vergütung zahlte die Beklagte für diese Erfindung nicht.

11
Im Rechtsstreit verlangt der Kläger – neben weiteren, für das anhängige Revisionsverfahren nicht interessierenden Ansprüchen – von der Beklagten Rechnungslegung sowie Zahlung der sich aus der Rechnungslegung ergebenden angemessenen Vergütung für seine Diensterfindungen “teilkristalline Copolyester” und “Einbettungsmasse”.

12
    Dazu hat der Kläger vorgetragen:

13
Über die in der Vergangenheit geleisteten Beträge hinaus schulde die Beklagte für die Erfindung “teilkristalline Copolyester” eine weitere Erfindervergütung. Seit 1976 seien die Umsätze der Beklagten mit den erfindungsgemäßen Produkten erheblich
gestiegen. Die damals festgelegten Vergütungsfaktoren könnten
angesichts dessen nicht länger Bestand haben. Der Lizenzsatz für
eigene Umsätze der Beklagten sei mit 2,5 % unangemessen niedrig; außerdem
sei sein Anteilsfaktor mit 47 % (statt 25 %) zu bewerten. Um die den veränderten
Umständen entsprechende Vergütung ermitteln zu können, habe
die Beklagte über den Umfang ihrer Benutzungshandlungen im In- und
Ausland Rechnung zu legen. Diese Verpflichtung umfasse auch Angaben zum
erzielten Gewinn, der für die Bemessung des zugrundezulegenden Lizenzsatzes
von Bedeutung sei, und erstrecke sich in zeitlicher Hinsicht – auch für
die von der Beklagten vorzeitig aufgegebenen Auslandspatente -auf die volle,
vom Gesetz vorgesehene Geltungsdauer der jeweiligen Schutzrechte.

14
Für eine Abstaffelung der Vergütung
gebe es keine rechtliche Grundlage. Schon nach den bisher vorliegenden
Umsatzzahlen habe die Beklagte deshalb für die zurückliegenden
Abrechnungszeiträume (einschlieálich Zinsen) einen Betrag von
94.934,– DM nachzuzahlen.

15
Das Landgericht hat durch Teilurteil die Beklagte
zur Zahlung eines weiteren Betrages von 5.577,26 DM (aus den Lizenzeinnahmen
der Beklagten von der E.) nebst Zinsen seit dem 9. Juli 1986 und außerdem
zur Rechnungslegung betreffend ihre Verwertungshandlungen hinsichtlich
der Erfindung “Einbettungsmasse” verurteilt. Im übrigen hat es die
Klage abgewiesen.

16
Mit seiner Berufung hat der Kläger
hinsichtlich der Diensterfindung “teilkristalline Copolyester” die Verurteilung
der Beklagten dahin begehrt,



  1. an ihn 94.934,– DM zu zahlen;

      a) ihm Rechnung über Benutzungshandlungen der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland und solchen (im einzelnen bezeichneten) Ländern zu legen, in denen parallele Auslandspatente erteilt worden sind, und zwar

        aa) für die Zeit seit 1974 bis zum Ablauf der gesetzlichen Geltungsdauer der jeweiligen Schutzrechte;

        bb) unter Angabe der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise, der Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich sämtlicher Kostenfaktoren, des erzielten Gewinns sowie der Abnehmer

        und

        cc) unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen;

      b) an ihn eine sich aus der Rechnungslegung zu 2 a) ergebende angemessene Diensterfindervergütung zuzüglich Zinsen zu zahlen, und zwar unter Berücksichtigung


        aa) des mit dem Klageantrag zu 1 beanspruchten Betrages

        sowie

        bb) der in der Vergangenheit von der Beklagten
        geleisteten Zahlungen in Höhe von 116.133,– DM.



17
Nach der Behauptung des Klägers hat die Beklagtein ihrem Unternehmen seit August 1977 auch von der Erfindung “Einbettungsmasse”
Gebrauch gemacht. Zur Vorbereitung seines Erfindervergütungsanspruchs
sei sie deshalb verpflichtet,

  1. ihm auch insoweit unter Angabe der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise, der Abnehmer, Lizenzeinnahmen sowie der Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen, jeweils bezogen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie verschiedene (im einzelnen bezeichnete) ausländische Staaten, Rechnung zu legen.

18
Mit Teilurteil vom 2. Juli 1992 hat das Oberlandesgericht
einen Anspruch des Klägers auf Rechnungslegung und Zahlung einer Vergütung
für die Diensterfindung “teilkristalline Copolyester” verneint. Diese
Entscheidung hat der Senat mit Urteil vom 17. Mai 1994 (X ZR 82/92, BGHZ
126, 109) aufgehoben und die Sache insoweit zur erneuten Verhandlung und
Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Mit dem angefochtenen
Urteil vom 30. November 1995 hat das Oberlandesgericht auf die Berufungen
der Parteien das Teilurteil des Landgerichts teilweise abgeändert.
Es hat die Beklagte



  1. hinsichtlich der Diensterfindung “teilkristalline
    Copolyester” eingeschränkt zur Rechnungslegung erurteilt, nämlich
    dahingehend, daß die Beklagte anzugeben hat:

      a) die Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise,
      die Abnehmer sowie die Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich
      sämtlicher Kostenfaktoren sowie den erzielten Gewinn;

        – allerdings die Gestehungs- und Vertriebskosten
        sowie den erzielten Gewinn nur für die Zeit seit dem 1. Januar 1986

        und

        – sämtliche unter a) genannten Daten
        nur bis zum Ablauf der Schutzdauer der betreffenden Patente bzw. ihrer
        Aufgabe durch die Beklagte;


      b) hinsichtlich der vom Kläger geltend gemachten
      Zahlungsansprüche (Klageanträge zu 1 und 2 b) hat das Berufungsgericht
      den Rechtsstreit an das Landgericht zurückverwiesen.


  2. Die Klage auf Rechnungslegung hinsichtlich der Diensterfindung
    “Einbettungsmasse” hat das Berufungsgericht abgewiesen und die weitergehende
    Berufung des Klägers zurückgewiesen.

19
Wegen der Formulierung des Urteilstenors wird auf
das angefochtene Urteil (BU 2-5) verwiesen.

20
Beide Parteien haben das Urteil mit jeweils
selbständigen Revisionen angefochten.

21
Die Beklagte wendet sich gegen die Verpflichtung,
dem Kläger Angaben auch zu den Gestehungs- und Vertriebskosten sowie
dem erzielten Gewinn zu erteilen.

22
Der Kläger verfolgt mit seinem Rechtsmittel
sein ursprüngliches und vom Berufungsgericht zum Teil abgewiesenes
Begehren weiter. Er wendet sich dagegen, daß das Berufungsgericht

    a) einen Anspruch auf Rechnungslegung für
    die Diensterfindung “Einbettungsmasse” insgesamt und für die Diensterfindung
    “teilkristalline copolyester” zum Teil aberkannt hat, nämlich

      (1) hinsichtlich der Gestehungs- und Vertriebskosten
      sowie des erzielten Gewinns für die Zeit vor dem 1. Januar 1986 (d.h.
      für die Jahre 1974 bis 1985);

      (2) hinsichtlich der Vorlage von Unterlagen,
      aus denen sich die Gestehungs- und Vertriebskosten sowie der erzielte Gewinn
      ergeben,

      und

      (3) hinsichtlich der von der Beklagten vorzeitig
      aufgegebenen Auslandspatente für die Zeit nach Aufgabe der betreffenden
      Schutzrechte;


    b) den Rechtsstreit im Umfang des bereits beziffert
    geltend gemachten Zahlungsanspruchs von 94.934,– DM an das Landgericht
    zurückverwiesen hat.

24
Beide Parteien bitten um Zurückweisung des gegnerischen
Rechtsmittels.

25
Der Senat hat durch Beschluß vom 16. Dezember
1996 die Revision der Beklagten und die Revision des Klägers mit Ausnahme
des Rechnungslegungsanspruchs betreffend die Erfindung “Einbettungsmasse”
angenommen.


Entscheidungsgründe

26
Die Revisionen der Parteien sind zulässig. In
der Sache haben beide teilweise Erfolg. Insoweit führen die Rechtsmittel
zur Teilaufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung
der Sache an das Berufungsgericht.

27
    A. Revision der Beklagten

28
I. 1. Das Berufungsgericht hat dem Kläger
einen Anspruch auf Rechnungslegung (§ 259 BGB) zugesprochen, um die
Höhe einer angemessenen Vergütung für die Inanspruchnahme
seiner Erfindung “teilkristalline Copolyester” durch die Beklagte ermitteln
zu können. Dabei geht es von den im Urteil des erkennenden Senats
vom 17. Mai 1994 (BGHZ 126, 109 – Copolyester), dargestellten Grundsätzen
aus, wonach der Arbeitgeber, der eine Diensterfindung unbeschränkt
in Anspruch genommen hat, dem Arbeitnehmererfinder Rechnung zu legen hat.

29
Diese Grundsätze stellen die Parteien
nicht in Frage. Sie streiten vielmehr darüber, in welchem Umfang die
Beklagte dem Kläger Rechnung zu legen hat.

30
2. Das Berufungsgericht hat hierzu im wesentlichen
ausgeführt: Der Umfang des Rechnungslegungsanspruchs sei zu bestimmen
nach den Grundsätzen von Treu und Glauben unter Berücksichtigung
der Umstände des Einzelfalls und des Zwecks der Rechnungslegung, dem
Arbeitnehmererf inder die Möglichkeit einer abschließenden Bezifferung
seiner Vergütungsansprüche zu geben. Angemessen zu berücksichtigen
seien dabei auch die berechtigten Interessen des Arbeitgebers, die nach
Lage des Falles einer Preisgabe solcher Einzeldaten entgegenstehen könnten,
deren Ermittlung für den Arbeitgeber einen unverhältnismäßigen
und daher unzumutbaren Aufwand bedeuten würde oder an denen der Arbeitgeber
ein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse habe. Nachdem die Beklagte
– abgesehen von einer der E. erteilten Lizenz – die Diensterfindung selbst
durch Herstellung und Vertrieb erfindungsgemäßer Produkte genutzt
habe, biete sich von den verschiedenen Möglichkeiten zur Berechnung
der Erfindervergütung vorliegend die Methode der Lizenzanalogie an.
Sie sei von der Beklagten von Beginn an angewendet worden, ohne daß
der Kläger dagegen Einwendungen erhoben habe. Im Rahmen der Rechnungslegung
könne der Kläger deshalb nur solche Angaben verlangen, die für
eine Vergütungsberechnung nach der Lizenzanalogie erforderlich seien.

31
Neben den Angaben über die Menge der
erfindungsgemäßen Produkte, die die Beklagte hergestellt und
vertrieben habe, und über die Höhe der so erzielten Umsätze
unter Nennung der jeweiligen Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise und
Abnehmer benötige der Kläger weitere Angaben zu den Gestehungs-
und Vertriebskosten schon deshalb, weil diese möglicherweise Aufschluß
über die Berechtigung der von der Beklagten vorgenommenen Abzüge
von ihren “Brutto” -Umsätzen geben könnten.

32
Den erzielten Gewinn habe die Beklagte offenzulegen,
weil es sich um einen Bemessungsfaktor für die Höhe des angemessenen
Lizenzsatzes handele. Auch ein freier Erfinder, der Verhandlungen über
den Abschluß eines Lizenzvertrages führe, orientiere sich bei
der Vereinbarung eines Lizenzsatzes an dem zu erwartenden oder dem bereits
eingetretenen Gewinn aus den Verwertungshandlungen, an dem beide Vertragsparteien
angemessen zu beteiligen seien. Da der Unternehmer seine Gewinnsituation
ohnehin im eigenen Interesse dokumentiere, sei er ohne unzumutbaren Aufwand
in der Lage, dem Arbeitnehmererfinder entsprechende Auskünfte zu erteilen.

33
Soweit der Kläger im Zuge der Rechnungslegung
Kenntnis von Betriebsinterna erhalte, sei dem berechtigten Geheimhaltungsinteresse
der Beklagten hinreichend Rechnung dadurch getragen, daß der Kläger
sich unter dem Versprechen einer Vertragsstrafe von bis zu 50.000,– DM
für jeden Zuwiderhandlungsfall verpflichtet habe, die mitgeteilten
Informationen geheimzuhalten und sie allenfalls den ihn vertretenden und
beratenden, ihrerseits kraft Gesetzes zur Verschwiegenheit verpflichteten
Rechts- und Patentanwälten bekanntzugeben. Unter den gegebenen Umständen
bestehe kein Anlaß, der Beklagten einen Wirtschaftsprüfervorbehalt
einzuräumen.

34
Unerheblich sei, ob die Beklagte – wie sie behaupte
– außerstande sei; für die Zeit vor 1992 Angaben zu den Gestehungs-
und Vertriebskosten zu machen, weil die dazu erforderlichen Unterlagen
nicht mehr vorhanden seien. Nachdem der Kläger bereits in den Jahren
1977/78 die Schiedsstelle angerufen habe, sei es Sache der Beklagten gewesen,
sich darauf einzustellen, daß der Kläger von ihr die zur Berechnung
der Erfindervergütung erforderlichen Auskünfte verlangen werde.
Eine etwaige Unmöglichkeit sei deshalb in jedem Fall von der Beklagten
zu vertreten, was es im Hinblick auf § 283 BGB rechtfertige, die Beklagte
zunächst uneingeschränkt zur Rechnungslegung zu verurteilen und
der Frage, ob die betreffenden Auskünfte von ihr erteilt werden können,
erst im Zwangsvollstreckungsverfahren nachzugehen.

35
II. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen
Überprüfung nur zum Teil stand.

36
1. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen,
daß der Kläger im Rahmen der Rechnungslegung von der Beklagten
im vorliegenden Fall nur solche Angaben verlangen kann, die üblicherweise
im Rahmen der Berechnung der Erfindervergütung nach der Lizenzanalogie
erforderlich sind.

37
Die Revision greift dies nicht an. Sie stellt
auch nicht in Abrede, zur Rechnungslegung unter Angabe der Mengen, Zeiten,
Preise und Abnehmer verpflichtet zu sein. Sie meint aber, das Berufungsgericht
habe seinen – zutreffenden – Ausgangspunkt rechtsfehlerhaft verlassen,
indem es die Beklagte für verpflichtet gehalten habe, dem Kläger
Rechnung auch über die Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich
sämtlicher Kostenfaktoren sowie den erzielten Gewinn zu legen. Eine
derart weitreichende Offenbarungspflicht treffe den Schutzrechtsverletzer,
nicht dagegen den Lizenznehmer, dem der eine in Anspruch genommene Diensterfindung
benutzende Arbeitgeber am ehesten vergleichbar sei. Genau wie jener handele
nämlich auch der Arbeitgeber rechtmäßig und nicht, wie
der Verletzer, rechtswidrig, wenn er von der (Dienst-)Erfindung Gebrauch
mache. Darüber hinaus trage der gegen den Schutzrechtsverletzer gerichtete
Anspruch auch dem Umstand Rechnung, daß der Verletzte seinen Schaden
wahlweise nach dem entgangenen Gewinn, dem Verletzergewinn oder der Lizenzanalogie
berechnen könne und der vorbereitende Rechnungslegungsanspruch insoweit
dem Zweck diene, dem Schutzrechtsinhaber eine Entscheidung für eine
der drei Berechnungsarten zu ermöglichen. Vorliegend komme diesem
Gesichtspunkt keine Bedeutung zu, weil für die Berechnung der Erfindervergütung allein die Lizenzanalogie in Betracht komme. Diese Rüge greift nicht durch.

38
2. a) Der Arbeitnehmererfinder hat gegen den Arbeitgeber
einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die
Diensterfindung in Anspruch genommen hat (§ 9 Abs. 1 ArbEG). Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung (der Erfindungswert), die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebsan dem Zustandekommen der Diensterfindung maßgebend (§ 9 Abs.
2 ArbEG
). Bei der Berechnung der Erfindervergütung nach der Lizenzanalogie
wird als Erfindungswert der Preis zugrunde gelegt, den der Arbeitgeber
einem freien Erfinder auf dem Markt im Rahmen eines Lizenzvertrages zahlen
würde. Deshalb ist zunächst festzustellen, welche Lizenz für
die Erfindung vereinbart worden wäre. Diese bedarf allerdings einer
betriebsbezogenen Überprüfung. Denn die Vergütung des Arbeitnehmererfinders
soll nach § 9 Abs. 1 ArbEG im Einzelfall “angemessen” sein, d.h. im
konkreten einen gerechten Ausgleich zwischen den betrieblichen Interessen
des Arbeitgebers und dem Vergütungsinteresse des Arbeitnehmers darstellen.
Die objektiv zu bestimmenden Vorteile des Arbeitgebers, die er aus der
Verwertung der in Anspruch genommenen Erfindung zieht oder ziehen kann,
und die Bemessung der Erfindervergütung des Arbeitnehmers sind daher
betriebsbezogen zu bestimmen (vgl. dazu Gesetzesbegründung der Bundesregierung zu § 9 ArbEG, BlfPMZ 1957, 232 ff.)

39
In der Regel wird der Arbeitnehmererfinder
nicht in der Lage sein, sich ein hinreichendes Bild über den wirtschaftlichen
Wert seiner Erfindung für seinen Arbeitgeber zu machen; insbesondere
wird er die wirtschaftlichen Vorteile nicht beziffern können, die
der Arbeitgeber aus einer Verwertung der Erfindung tatsächlich zieht.
Deshalb bedarf der Arbeitnehmererfinder gegenüber seinem Arbeitgeber
als Hilfsmittel zur Ermittlung der Höhe der ihm zustehenden Erfindervergütung eines Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs, dessen Inhalt und Umfang sich unter Beachtung von § 242 BGB nach den Umständen und unter inbeziehung der Verkehrsübung bestimmt. Dieser Anspruch findet eine
Grundlage in den Grundsätzen von Treu und Glauben in Verbindung mit
der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und leitet
sich daraus her, daß dem Arbeitnehmererfinder die freie Verfügung
über seine Diensterfindung nicht zusteht, sondern er diese seinem
Arbeitgeber gemäß §§ 5, 6 ArbEG zur Verwertung anbieten
muß, der sie für sich in Anspruch nehmen und nutzen kann. Diesem
Recht des Arbeitgebers entspricht im Falle der Inanspruchnahme der Diensterfindung
seine Pflicht, die Erfindervergütung des Arbeitnehmers festzusetzen
und zu zahlen (§ 12 Abs. 3 ArbEG). Die Festsetzung der Erfindervergütung
ist vom Arbeitgeber zu begründen; sie muß so beschaffen sein,
daß sie dem vergütungsberechtigten Arbeitnehmer ein Urteil über
Bestehen, Umfang und Angemessenheit der Vergütung ermöglicht.
Die Begründung muß demzufolge alle für die Bemessung der
Vergütung wesentlichen Gesichtspunkte und Bewertungsfaktoren enthalten
(BGH, Urt. v. 2.12.1960 – I ZR 23/59, GRUR 1961, 338, 340 r. Sp. – Chlormethylierung).

40
Der Arbeitnehmererfinder muß in der
Lage sein, die für die Festsetzung und Berechnung der Vergütung
maßgeblichen Angaben des Arbeitgebers auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
Insoweit hat das Berufungsgericht die Beklagte zu einer weiteren Spezifizierung
der Umsatzangaben verurteilt, was in der Revisionsinstanz nicht mehr in
Streit steht. Ebenso kann im grundsätzlichen Ausgangspunkt auch eine
weitere Detaillierung derjenigen Angaben verlangt werden, die für
die Festsetzung einer angemessenen “Lizenzgebühr” bei Berechnung des
Erfindungswerts auf der Grundlage der Lizenzanalogle von Bedeutung sind.
Dazu gehören auch die mit den erfindungsgemäßen Produkten
erzielten Gewinne; denn die Erfindervergütung soll gemäß
§ 9 Abs. 1 ArbEG “angemessen” sein, d.h. der Arbeitnehmererfinder
soll grundsätzlich an allen wirtschaftlichen (geldwerten) Vorteilen
beteiligt werden, die seinem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung (kausal)
zufließen (vgl. Regierungsbegründung z. ArbEG BT-Drucks. II/1648
S. 26 = BlfPMZ 1957, 232
). Der Erfinder kann daher, wenn er die Angemessenheit
des festgesetzten Lizenzsatzes in Zweifel zieht, grundsätzlich Angaben
zu den erzielten Gewinnen und zu deren Kontrolle Angaben der Gestehungs-
und Vertriebskosten unter Aufschlüsselung nach den einzelnen Kostenfaktoren
verlangen. Wie der Senat bereits in seinem zwischen den gleichen Parteien
ergangenen Urteil “Copolyester I” vom 17. Mai 1994 (BGHZ 126, 109, 116)
ausgeführt hat, unterliegt der im gedanklichen Ausgangspunkt zunächst
weit zu verstehende Auskunftsanspruch in der praktischen Anwendung auf
den Einzelfall erheblichen Einschränkungen nach Maßgabe der
allgemeinen Grundsätze von Treu und Glauben. Das gilt insbesondere
für den Umfang der Angaben über die Gestehungs- und Vertriebskosten
einschließlich der Kostenfaktoren. Der Auskunftsanspruch wird zum
einen durch die Erforderlichkeit und zum anderen durch die Zumutbarkeit
begrenzt. Der Arbeitnehmererf inder kann von seinem Arbeitgeber nicht unbeschränkt alle Angaben verlangen, die zur Bestimmung und Überprüfung der angemessenen Erfindervergütung irgendwie hilfreich und nützlich sind oder sein können. Angaben kann er nur verlangen, soweit sie zur Nachprüfung unter Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen
erforderlich sind (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1958 – I ZR 171/56, GRUR 1958,
288, 290 – Dia-Rähmchen I
). Darüber hinaus kann der Arbeitgeber
insbesondere Angaben verweigern, die für ihn mit einem unverhältnismäßigen
Aufwand verbunden wären, der in keinem vernünftigen Verhältnis
zu der dadurch erreichten genaueren Bemessung der dem Arbeitnehmer zustehenden
“angemessenen” Vergütung mehr steht, oder die zu geben ihm wegen eines
berechtigten Geheimhaltungsinteresses nicht oder nicht ohne besondere Schutzvorkehrungen zuzumuten ist. Es obliegt dem Arbeitgeber dazu, die notwendigen Tatsachen vorzutragen; er muß begründen, warum es ihm nicht zumutbar ist, Grundlagen für die Bemessung und Überprüfung der geschuldeten
angemessenen Erfindervergütung mitzuteilen.

41
b) Ohne Erfolg rügt die Revision die
Auffassung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe im vorliegenden Fall
Rechnung auch über ihren mit den erf indungsgemäßen Produkten
erzielten Gewinn zu legen. Maßgeblich für die Bestimmung des
Lizenzsatzes sei nicht – wie das Berufungsgericht meine – die individuelle
Gewinnsituation des Arbeitgebers, sondern welcher Lizenzsatz bei generalisierender
Betrachtung in dem betreffenden Industriezweig üblich sei. Nur wenn
der Erfindungswert im Einzelfall nach dem erfaßbaren betrieblichen
Nutzen ermittelt werde, könne an den konkreten Gewinn angeknüpft
werden, welcher dem Arbeitgeber tatsächlich aus der Benutzung der
Erfindung erwachsen sei. Soweit daher das Berufungsgericht den erzielten
Gewinn auch im Rahmen der Lizenzanalogle berücksichtige, vermenge
es in unzulässiger Weise unterschiedliche Berechnungsmethoden miteinander.
Abgesehen davon sei es in der Praxis ohnehin nahezu unmöglich, eine
exakte Gewinnberechnung allein mit den erfindungsgemäßen Erzeugnissen
durchzuführen, die oft nur Teil einer größeren Produktpalette
seien.

42
aa) Es geht hier – entgegen der Annahme
der Revision – nicht um die Vermengung unterschiedlicher Berechnungsmethoden,
sondern um die Ermittlung einer Vergütung, die den besonderen Gegebenheiten
nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gerecht wird. Für
diese gelten die Grundsätze, die oben unter Ziffer 2 a) ausgeführt
worden sind.

43
Auch ein freier Erfinder wird sich bei der
Vereinbarung eines Lizenzsatzes an den zu erwartenden oder den schon eingetretenen
Gewinnen orientieren, an dem beide Parteien angemessen beteiligt werden
sollen. Der Arbeitnehmererfinder verfügt – anders als der freie Erfinder
-typischerweise über geringere Kenntnisse der sonst üblichen
vergleichbaren Lizenzsätze. Er kann den Marktwert seiner Erfindung
nicht durch Verhandlungen mit mehreren Interessenten austesten; er ist
auf zusätzliche Informationen angewiesen. Da er durch die Inanspruchnahme
der Diensterfindung die Verfügungsmacht über seine Erfindung
zugunsten des Arbeitgebers verliert, trifft diesen eine gesteigerte Rechenschaftspflicht.
Der Vorzugsstellung des Arbeitgebers entspricht dessen besondere Verpflichtung
im Rahmen des § 242 BGB, dem Arbeitnehmererfinder, soweit erforderlich
und möglich, auch die Höhe des von ihm mit der in Anspruch genommenen
Erfindung erzielten Gewinns mitzuteilen, von welchem dem Diensterfinder
ein angemessener Anteil gebührt (dazu U. Krieger, GRUR 1995, 624).

44
Zum Verständnis und zur Kontrolle der
geschuldeten Angaben zur Gewinn-Situation bedarf es der Einzelangaben zu
den Gestehungs- und Vertriebskosten, wobei die Zumutbarkeit solcher Angaben
für die Beklagte besonderer Erörterung bedarf. Diese Angaben
hat die Beklagte bislang verweigert. Eine ausreichende Information konnte
der Kläger entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht aus dem
Lizenzvertrag mit der E. entnehmen, in welchem ein Lizenzsatz von 2,5 %
vereinbart worden war. Abgesehen davon, daß der Lizenzvertrag nur
zwei Jahre währte, können aus der konkreten Situation in den
Vereinigten Staaten von Amerika keine sicheren Rückschlüsse auf
die Verhältnisse auf dem deutschen Markt oder hinsichtlich der Auslandsanmeldungen
für ausländische Märkte gezogen werden.

45
bb) Gegen die Pflicht der Beklagten zur
generellen Preisgabe der Gewinndaten spricht nicht, daß es – wie
die Revision hervorhebt – schwierig sein mag, eine “lupenreine” Berechnung
des Gewinns allein mit dem erfindungsgemäßen Produkt durchzuführen,
und daß regelmäßig hierbei, insbesondere bei den allgemeinen
Abzugsfaktoren, auf pauschale Erfahrungssätze zurückgegriffen
werden muß, die aus der Gesamtheit der Produktpalette, also aus sehr
unterschiedlichen Gewinnspannen, resultieren. Die bei der Gewinnermittlung
für die vergütungspflichtigen Produkte vorhandenen innerbetrieblichen
Schwierigkeiten entheben den Unternehmer nicht der Feststellung, ob und
in welcher Größenordnung er mit der Diensterfindung Gewinne
macht oder nicht. Ein Unternehmen wird bereits im eigenen Interesse bei
der Kalkulation seiner Preise Überlegungen zur Höhe des angestrebten
Gewinns anstellen. Es wird im Laufe der Zeit anhand seiner Unterlagen überprüfen,
ob sich seine Gewinnerwartungen realisiert haben. Davon wird jedenfalls
im allgemeinen auszugehen sein. In Abhängigkeit auch von Betriebsgröße,
Branche und betrieblichen Besonderheiten kann im Einzelfall etwas anderes
gelten; dies wird im Rahmen der Zumutbarkeitsabwägung zu berücksichtigen
sein.

46
c) Die Revision kann auch nicht mit Erfolg
geltend machen, wegen des erheblichen Kosten- und Arbeitsaufwandes, der
mit der Ermittlung der Angaben verbunden sei, sei im vorliegenden Fall
die Zumutbarkeitsschwelle überschritten.

47
In tatrichterlicher Würdigung hat das
Berufungsgericht festgestellt, daß der Arbeitgeber schon im eigenen
Interesse die Gewinnentwicklung seiner Produktpalette dokumentieren und
von Zeit zu Zeit überprüfen werde. Er sei deshalb mit der Erteilung
entsprechender Auskünfte an den Arbeitnehmererfinder nicht unzumutbar
belastet.

48
Das läßt einen Rechtsfehler nicht
erkennen. Auch die Revision vermag nicht aufzuzeigen, daß die Annahme
des Berufungsgerichts erfahrungswidrig ist. Sie bezieht sich lediglich
auf “Einzelbelege”, deren Aufbewahrung angeblich die personellen und wirtschaftlichen
Ressourcen des Arbeitgebers übersteigen sollen. Weder das Berufungsgericht
hat jedoch auf solche “Einzelbelege” abgestellt, noch wird von der Revision
dargetan oder ist sonst ersichtlich, daß allein mit ihrer Hilfe eine
Gewinndokumentation durchführbar sei. Die Behauptungen der Revision
widerlegen deshalb auch nicht, daß bei der Beklagten produktspezifische
Gewinnübersichten geführt werden, die Angaben zu den mit einer
bestimmten Diensterfindung erzielten Gewinnen ermöglichen.

49
Dem angefochtenen Urteil läßt
sich auch nicht entnehmen, daß das Berufungsgericht die Beklagte
für verpflichtet gehalten und dazu verurteilt hat, bisher nicht vorhandene
Kosten- und Gewinnaufstellungen eigens zur Rechnungslegung gegenüber
dem Kläger anzufertigen. Das hätte wegen des damit zwangsläufig
verbundenen Aufwandes besonderer Begründung bedurft. Das Berufungsgericht
ist vielmehr ohne erkennbaren Rechtsfehler davon ausgegangen, daß
der Beklagten solche Aufstellungen ohnehin zur Verfügung standen und
deswegen auch dem Kläger ohne besonderen Aufwand zugänglich gemacht
werden können, soweit sie nicht nachträglich verlorengegangen
sein sollten (siehe dazu nachfolgend zu 3.). d) Zu Unrecht meint die Revision,
die berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Beklagten hätten es
geboten, ihr einen Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen. Das
vom Kläger übernommene Vertragsstrafenversprechen sei nicht geeignet,
ihren Belangen angemessen Rechnung zu tragen. Das gelte um so mehr, als
die Durchsetzung eventueller Ansprüche des Klägers durch die
Einräumung eines Wirtschaftsprüfervorbehaltes nicht nennenswert
erschwert werde.

50
Wie der Senat in seiner zum Arbeitnehmererfinderrecht
ergangenen Entscheidung “Marder” (BGHZ 110, 30, 34) ausgeführt hat,
kann dem Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers auch dadurch genügt
werden, daß der Arbeitnehmererfinder eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung
abgibt, die im Zuge der Rechnungslegung mitgeteilten Informationen dritten
Personen – mit Ausnahme der am Rechtsstreit beteiligten, zur Berufsverschwiegenheit
verpflichteten Rechts- und Patentanwälte – nicht zur Kenntnis zu bringen.
Das ist im Streitfall geschehen. Angesichts der beträchtlichen Höhe
der übernommenen Vertragsstrafe (von 50.000,– DM für jeden Fall
der Zuwiderhandlung) und des Umstandes, daß der Kläger in keinem
Wettbewerbsverhältnis zur Beklagten steht, hält sich die vom
Berufungsgericht vorgenommene Interessenabwägung im Rahmen des dem
Tatrichter vorbehaltenen Beurteilungsspielraums und ist revisionsrechtlich
nicht zu beanstanden. Daß das Berufungsgericht bei seiner Würdigung
wesentliche Gesichtspunkte außer acht gelassen hätte, wird auch
von der Revision nicht gerügt.

51
3. Erfolg hat die Revision hingegen, soweit
das Berufungsgericht die Beklagte verurteilt hat, dem Kläger auch
für die Zeit vor 1992 Rechnung zu legen unter Angaben von Liefermengen,
Lieferzeiten, Lieferpreisen, der Abnehmer sowie der Gestehungs- und Vertriebskosten
einschließlich sämtlicher Kostenfaktoren und des erzielten Gewinns.

52
Das Berufungsgericht hat hinsichtlich der
begehrten Angaben zu den Einzelheiten der Herstellung und des Vertriebs
der erfindungsgemäßen Produkte offengelassen, ob die unter Beweis
gestellte Behauptung der Beklagten zutrifft, für die Zeit vor 1992
seien ihr diese Angaben nicht mehr möglich, weil die entsprechenden
Betriebsunterlagen im Zusammenhang mit der Verlegung ihres Geschäftssitzes
nach M. vernichtet worden seien. Im Ansatz zutreffend hat es den Einwand
der Beklagten, insoweit zur Rechnungslegung außerstande zu sein,
als unbeachtlich angesehen. Denn wegen der Möglichkeit des Gläubigers,
dem Schuldner nach rechtskräftiger Verurteilung zur Bewirkung seiner
Leistung eine Frist zu setzen (§ 283 Abs. 1 BGB), ist der Behauptung
des Schuldners, er sei zur Leistung außerstande, zunächst nicht
nachzugehen, wenn die Unmöglichkeit der Leistung noch nicht feststeht,
sondern noch eines Beweises bedarf. In diesem Fall ist der Schuldner zur
Leistung zu verurteilen; die Klärung der Frage, ob ihm die Erteilung
der Auskünfte unmöglich ist, kann etwa dem Zwangsvollstreckungsverfahren
(§ 888 ZPO) vorbehalten bleiben (vgl. dazu BGHZ 97, 178, 181; OLG
Düsseldorf NJW-RR 1991, 137, 138
). Voraussetzung ist aber, daß
der Schuldner die (noch nicht bewiesene) Unmöglichkeit zu vertreten
hätte.

53
Dies hat das Berufungsgericht allerdings
rechtsfehlerhaft bejaht. Es hat einerseits ohne Differenzierung angenommen,
die Beklagte habe nach der Anrufung der Schiedsstelle 1977/78 und Klageerhebung
1986 und damit lange vor ihrem Umzug damit rechnen müssen, daß
der Kläger die zur Berechnung seiner Vergütungsansprüche
benötigten Angaben verlangen werde; die Beklagte habe bei An-wendung
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt dafür Sorge tragen müssen,
daß die zur Erfüllung der Auskunftsbegehren nötigen Unterlagen
über Einzelheiten der Herstellung und des Vertriebs der erfindungsgemäßen
Produkte bei ihr aufbewahrt werden. Andererseits hat das Berufungsgericht
ausgeführt, hinsichtlich der Gestehungs- und Vertriebskosten sowie
des erzielten Gewinns sei zu berücksichtigen, daß der Kläger
einen auch diese Angaben erfassenden Antrag erstmals mit seinem Schriftsatz
vom 28. März 1995 angekündigt habe und die Beklagte vor diesem
Zeitpunkt trotz Klageerhebung keinen besonderen Anlaß gehabt habe,
sich auf die Erfüllung eines derartigen Begehrens einzustellen. Gleichwohl
hat es angenommen, die Beklagte sei jedenfalls für die Zeit seit dem
1. Januar 1986 verpflichtet die Angaben zu machen, weil sie aus steuerrechtlichen
Gründen zu einer Aufbewahrung ihrer Geschäftsunterlagen für
zehn Jahre verpflichtet gewesen sei.

54
Diese in sich nicht stimmigen Erwägungen
tragen die Annahme des Berufungsgerichts nicht, die Beklagte habe eine
etwaige Vernichtung der Unterlagen und damit eine Unmöglichkeit der
von ihr begehrten Leistung zumindest fahrlässig verursacht. Der Kläger
hat vorprozessual und im ersten Rechtszug bezüglich der Diensterfindung
“Copolyester” lediglich pauschal Rechnungslegung unter Angabe von Liefermengen,
Lieferzeiten, Lieferpreisen, Abnehmern und/oder Lizenzeinnahmen und/oder
Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen bezogen auf die Gebiete
der Bundesrepublik Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, der Schweiz,
von Großbritannien, Österreich, den Niederlanden, Schweden,
Spanien, Japan, Kanada, Finnland und den USA ab 1974 begehrt. Erst im zweiten
Rechtszug hat der Kläger mit Schriftsatz vom 28. März 1995 unter
Erweiterung seiner Klage detaillierte Angaben zu den Liefermengen und Preisen
während der Schutzdauer und hinsichtlich der einzelnen Länder
sowie weitere Angaben über die Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich
sämtlicher Kostenfaktoren und der erzielten Gewinne verlangt. Das
Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, welche Unterlagen
die Beklagte wegen der Klageerhebung und der landgerichtlichen Verurteilung
aufbewahren mußte. Es sind auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich,
daß die Beklagte bis zur Klageerhebung damit rechnen konnte und mußte,
daß sie über das bislang Verlangte hinaus weitere Unterlagen
aufbewahren mußte, weil der Kläger sein Rechnungslegungsbegehren
konkretisieren, erweitern und auch auf die Gestehungs- und Vertriebskosten
sowie die Gewinne erstrecken werde.

55
4. Insoweit kann das angefochtene Urteil
deshalb keinen Bestand haben. Auf die Revision der Beklagten ist es in
diesem Umfang aufzuheben und die Sache insoweit an das Berufungsgericht
zurückzuverweisen. Im übrigen ist die Revision der Beklagten
zurückzuweisen.

56
Das Berufungsgericht wird zunächst
nach Beweisaufnahme festzustellen haben, ob die Beklagte entsprechend ihrer
Behauptung nicht mehr im Besitz der für die Rechnungslegung erforderlichen
Unterlagen ist. Sollte sich dies erweisen, so wird das Berufungsgericht
jedenfalls hinsichtlich aller erst im Wege der Klageerweiterung verlangten
Angaben davon ausgehen müssen, daß die Beklagte im allgemeinen
zu einer Rekonstruktion ihrer Unterlagen oder einer Nachkalkulation nicht
verpflichtet ist, sondern daß sich ihre Rechnungslegungspflicht auf
die Auswertung der noch vorhandenen Unterlagen beschränkt, weil durch
eine Rekonstruktion oder Nachkalkulation die Zumutbarkeitsgrenze überschritten
sein dürfte. Soweit der Beklagten Rechenwerke nicht mehr zur Verfügung
stehen, muß sie allerdings, um dem Kläger eine Kontrolle zu
ermöglichen, in allgemeiner Form darstellen, wie sich die Gewinnsituation
bei den erfindungsgemäßen Produkten entwickelt hat, wobei diese
auch aus der allgemeinen Gewinnsituation des Unternehmens abgeleitet werden
kann.

57
    B. Revision des Klägers

58
I. Das Berufungsgericht hat die Beklagte bezüglich
der Diensterfindung “Copolyester” zur Rechnungslegung über die Gestehungs-
und Vertriebskosten sowie den erzielten Gewinn nur für die Zeit ab
1. Januar 1986, soweit Auslandsschutzrechte betroffen sind (mit einigen
Ausnahmen) lediglich bis zur Aufgabe der betreffenden Schutzrechte, und
insgesamt ohne die Verpflichtung zur Vorlage von Unterlagen verurteilt.
Gegen diese Einschränkung wendet sich die Revision des Klägers
teilweise mit Erfolg.

59
1. a) Das Berufungsgericht hat seine Auffassung,
der Kläger könne Rechnungslegung nur für die Zeit ab 1.
Januar 1986 verlangen, mit der Erwägung begründet, der Kläger
habe Angaben zu den Gestehungs- und Vertriebskosten sowie zum erzielten
Gewinn erstmals mit Schriftsatz vom 28. März 1995 beansprucht. Die
Beklagte sei aus steuerrechtlichen Gründen verpflichtet gewesen, ihre
Geschäftsunterlagen, die ihr eine Erfüllung auch des Rechnungslegungsanspruchs ermöglichten, (nur) für die Dauer von zehn Jahren aufzubewahren.
Rückgerechnet vom 28. März 1995 ergebe sich daraus, daß
die Beklagte für die Zeit ab 1986 die vom Kläger begehrten Auskünfte
zu erteilen habe, daß für die Zeit davor ein entsprechender
Anspruch dagegen nicht bestehe.

60
b) Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand.

61
Die Ausführungen des Berufungsgerichts lassen
nicht eindeutig erkennen, ob es den Umfang des Rechnungslegungsanspruchs
als solchen nach den steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten des Arbeitgebers
bestimmen und dem Kläger im Entscheidungsfall einen Anspruch auf Rechnungslegung
über die Gestehungs- und Vertriebskosten und den erzielten Gewinn
für die Zeit vor dem 1. Januar 1986 deshalb mit der allgemeinen Erwägung
absprechen will, für die Beklagte hätten im Jahre 1995 keine
steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten mehr für den Zeitraum vor
1986 bestanden. Sollte das Berufungsurteil in diesem Sinne zu verstehen
sein, könnte es schon deshalb keinen Bestand haben, weil die Frage,
welche Unterlagen der Arbeitgeber über welchen Zeitraum aufzubewahren
hat, nicht nach steuerrechtlichen Vorschriften beurteilt werden kann, sondern
danach zu entscheiden ist, ob von seiten des Arbeitnehmererfinders noch
Ansprüche auf Erfindervergütung geltend gemacht werden können
und welche Berechnungsmethode nach den Umständen des Falles der Vergütungsberechnung
zugrunde zu legen ist. Solange Vergütungsansprüche noch zu erwarten
sind, solange obliegt dem Arbeitgeber im Rahmen der Erforderlichkeit und
Zumutbarkeit regelmäßig auch eine Aufbewahrungspflicht, und
zwar unabhängig davon, ob er nach den Steuergesetzen ebenfalls zur
Aufbewahrung der betreffenden Betriebsunterlagen verpflichtet wäre
(Volmer/Gaul, Arbeitnehmererfindergesetz, 2. Aufl., § 9 Rdn. 1110, 1113).

62
Sollte das Berufungsgericht demgegenüber
gemeint haben, die Beklagte treffe für die Zeit vor 1986 an einem
Verlust ihrer Geschäftsunterlagen (lediglich) kein Verschulden mit
der Folge, daß – anders als für die Zeit nach 1985 – ein Vorgehen
nach § 283 BGB nicht in Betracht komme, hält auch dies einer
rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht hätte
den Rechnungslegungsanspruch in jedem Fall nicht abweisen dürfen,
ohne zuvor die zwischen den Parteien streitige Tatsachenbehauptung der
Beklagten aufzuklären, Betriebsunterlagen aus der Zeit vor 1986 seien
nicht mehr vorhanden, weshalb ihr eine detaillierte Rechnungslegung für
diesen Zeitraum nicht möglich sei. Denn offenbleiben darf die vom
Schuldner behauptete Unmöglichkeit seiner Leistungsverpflichtung gemäß
§ 283 BGB nur dann, wenn die Unmöglichkeit unter allen Umständen
von ihm zu vertreten ist. Trifft ihn, wovon das Berufungsgericht hier (möglicherweise)
ausgeht, dagegen kein Verschulden, kann die Leistungsklage erst abgewiesen
werden, wenn die Unmöglichkeit oder das Unvermögen des Schuldners
definitiv feststeht.

63
2. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch des
Klägers auf Vorlage der Betriebsunterlagen, aus denen sich die Herstellungs-
und Vertriebskosten sowie der erzielte Gewinn ergeben, verneint, weil der
hiermit verbundene Aufwand für die Beklagte unzumutbar sei.

64
Auch dies beanstandet die Revision mit Recht.
Zwar ist die revisionsgerichtliche Kontrolle bei unbestimmten Rechtsbegriffen
wie denen der Zumutbarkeit oder Unzumutbarkeit einer Handlung eingeschränkt.
Sie erstreckt sich jedoch darauf, ob der Tatrichter die bestehenden Wertungsgrenzen
erkannt, die tatsächliche Wertungsgrundlage ausgeschöpft und
die Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze beachtet hat (Zöller/Gummer,
ZPO, 20. Aufl., § 550 Rdn. 12 m.w.N.
). Die Ausführungen des Berufungsgerichts
lassen keine ausreichende tatsächliche Grundlage für seine Schlußfolgerung
erkennen, die Vorlage der verlangten Unterlagen sei unzumutbar. Das Berufungsgericht
hätte zunächst feststellen müssen, worum es bei den vorzulegenden
Unterlagen ging, insbesondere ob lediglich Kostenzusammenstellungen und
Gewinnkalkulationen oder aber Einzelbelege zu Materialbeschaffung, Verpackung,
Transport und Allgemeinkosten angesprochen waren. Erst danach war die Unzumutbarkeit
der Vorlage zu beurteilen.

65
3. Ohne Erfolg rügt die Revision hingegen,
daß das Berufungsgericht hinsichtlich der von der Beklagten vorzeitig
aufgegebenen und vom Kläger nicht übernommenen Auslandsschutzrechte
in den Ländern Schweden, UdSSR, Belgien, Spanien und den Niederlanden
den Rechnungslegungsanspruch insgesamt auf die Zeit bis zur Aufgabe der
jeweiligen Auslandspatente begrenzt hat. Das Berufungsgericht hat zutreffend
angenommen, die Vergütungsansprüche des Klägers bestünden
nur bis zum Ende der Schutzdauer; deshalb könnten auch die auf Rechnungslegung
gerichteten Hilfsanträge des Klägers nicht weitergehen.

66
a) Nach § 16 ArbEG kann der Arbeitgeber jederzeit
ein für die Diensterfindung erteiltes – inländisches oder ausländisches
(BGHZ 62, 272, 276 – Anlagengeschäft) -Schutzrecht aufgeben. Ist –
wie allgemein bei einer umsatzbezogenen Vergütung des Arbeitnehmererfinders
(Bartenbach/Volz, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 2. Aufl., §
16 Rdn. 19; Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung,
6. Aufl., § 16 Rdn. 6
) – dessen Vergütungsanspruch zu diesem
Zeitpunkt noch nicht vollständig erfüllt, hat der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmererfinder allerdings seine Absicht, das Schutzrecht nicht
weiter aufrechterhalten zu wollen, mitzuteilen (§ 16 Abs. 1 ArbEG).
Gleichzeitig kann sich der Arbeitgeber gemäß § 16 Abs. 3 ArbEG ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung
gegen angemessene Vergütung vorbehalten. Verlangt der Arbeitnehmererfinder
innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung die Übertragung
des Schutzrechts, hat der Arbeitgeber ihm das Recht zu übertragen
und die zur Wahrung des Rechts erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
Anderenfalls ist der Arbeitgeber berechtigt, das Schutzrecht (mit der Folge
seines Erlöschens) gegenüber der Patentbehörde aufzugeben
(§ 16 Abs. 2 ArbEG).

67
b) Nach den von der Revision nicht angegriffenen
Feststellungen des Berufungsgerichts ist die Beklagte entsprechend verfahren.
Sie hat dem Kläger (bzw. dessen Miterfinder) die fraglichen Auslandspatente
unter dem Vorbehalt des § 16 Abs. 3 ArbEG zur Übernahme angeboten
und die Schutzrechte alsdann, nachdem der Kläger eine Übertragung
auf sich nicht verlangt hatte, aufgegeben.

68
Dies hat zur Folge, daß dem Kläger
für die betreffenden Länder seither keine Vergütungs- und
deshalb auch keine Rechnungslegungsansprüche zustehen. Mit Aufgabe
der Schutzrechte ist die Diensterfindung in den betreffenden Staaten für
jedermann freier Stand der Technik geworden. Wie jeder beliebige Dritte
ist auch der Arbeitgeber seit diesem Zeitpunkt berechtigt, von der Erfindung
ohne weiteres, d.h. insbesondere ohne Zahlung einer Vergütung an den
Erfinder, Gebrauch zu machen (Bartenbach/Volz, aaO, § 16 Rdn. 24;
Reimer/Schade/Schippel, aaO, § 16 Rdn. 11; Volmer/Gaul, aaO, §
16 Rdn. 123
). Ob ausnahmsweise etwas anderes dann zu gelten hat, wenn der
Arbeitgeber trotz der Aufgabe des Schutzrechts im Wettbewerb eine faktische
Monopolstellung behält (so: Röpke, Der Arbeitnehmer als Erfinder,
1976, S. 48
), braucht nicht abschließend geklärt zu werden.
Denn das Berufungsgericht hat – von der Revision nicht beanstandet – festgestellt,
daß für einen derartigen Ausnahmefall hier nichts ersichtlich
ist.

69
c) Vor diesem rechtlichen Hintergrund kommt es
auf die weiteren Revisionsrügen des Klägers nicht an. Soweit
die Beklagte erfindungsgemäße Produkte von der Bundesrepublik
Deutschland aus ins Ausland geliefert hat, handelt es sich um eine Benutzung
der Erfindung im Inland (vgl. die Nachweise bei Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz,
9. Aufl., § 9 PatG Rdn. 11
), für die die Beklagte schon im Hinblick
auf das deutsche Patent 24 35 863, solange dieses bestanden hat, rechenschafts-
und vergütungspflichtig ist.

70
II. 1. In entsprechender Anwendung des §
538 Abs. 1 Nr. 3 ZPO hat das Berufungsgericht den Rechtsstreit wegen der
vom Kläger geltend gemachten Zahlungsansprüche an das Landgericht
zurückverwiesen. Ausweislich der im Urteilstatbestand wiedergegebenen
Klageanträge bezieht sich die Zurückverweisung zum einen auf
den mit 94.934,– DM bezifferten Zahlungsbetrag (den der Kläger mit
der Begründung verlangt, die von der Beklagten bei ihren bisherigen
Abrechnungen und Zahlungen vorgenommene Abstaffelung sei unzulässig,
weshalb sich schon aufgrund der vorliegenden, in voller Höhe zu berücksichtigenden
Umsatzzahlen und bei Anwendung des von der Beklagten selbst zugrunde gelegten
Lizenzsatzes von 2,5 % zuzüglich auf die betriebsüblichen Abrechnungszeiträume
zu berechnender Zinsen von 8,25 % ein weiterer Vergütungsanspruch
von 94.934,– DM ergebe), zum anderen auf den nach vollständiger Rechnungslegung
endgültig zu ermittelnden, angemessenen Erfinderlohn. Das Berufungsgericht
hat sich an einer eigenen Sachentscheidung über das Zahlungsbegehren
gehindert gesehen, weil die Vergütungsfestsetzungen der Beklagten
vom 2. März 1976 und 8. Juni 1976 nicht verbindlich seien und die
Parteien auch keine einvernehmliche Regelung über die anzuwendenden
Abrechnungsgrundlagen getroffen hätten. Welche Vergütung der
Diensterfindung angemessen sei, lasse sich daher erst nach vollständiger
Rechnungslegung insbesondere über den von der Beklagten erzielten
Gewinn beurteilen.

71
2. Dies beanstandet die Revision mit Recht als
fehlerhaft. Vorliegend knüpft der bezifferte Zahlungsantrag des Klägers
zum einen an die aufgrund der bereits erfolgten Rechnungslegung bekannten
Umsatzzahlen der Beklagten und zum anderen an deren eigene Vergütungsfestsetzung
im Schreiben vom 27. August 1976 an, in der die Beklagte unter Beibehaltung
eines Lizenzsatzes von 2,5 den Anteilsfaktor auf 25 % erhöht hat.
Nach Maßgabe dieser Festsetzung steht dem Kläger ein Mindestvergütungsanspruch
gegen die Beklagte zu, ohne daß es darauf ankommt, ob zwischen den
Parteien eine Vergütungsvereinbarung im Sinne von § 12 Abs. 1 ArbEG zustande gekommen oder die einseitige Vergütungsfestsetzung
der Beklagten (§ 12 Abs. 3 ArbEG) verbindlich geworden ist. §
12 Abs. 3 ArbEG
verpflichtet den Arbeitgeber ausdrücklich nicht nur
dazu, die Vergütung festzusetzen, sondern darüber hinaus, entsprechend
dieser Festsetzung die Vergütung zu zahlen. In der Gesetzesbegründung
(BlfPMZ 1957, 224, 234) ist hierzu ausgeführt, der Arbeitgeber habe
die Festsetzung der Erfindervergütung nicht nur innerhalb bestimmter
Fristen vorzunehmen, sondern gleichzeitig die festgesetzte Vergütung
nach seiner eigenen Festsetzung an den Arbeitnehmer zu zahlen, gleichgültig
ob dieser mit der Festsetzung einverstanden sei oder nicht. Auf diese Weise
solle der Arbeitnehmererfinder eine Gewähr dafür haben, spätestens
im Zeitpunkt der Festsetzung der Vergütung durch den Arbeitgeber in
den Genuß einer tatsächlich gezahlten Erfindervergütung
zu gelangen. Aus Wortlaut und Begründung des § 12 Abs. 3 ArbEG
folgt daher, daß die Vergütungsfestsetzung den Arbeitgeber im
Sinne einer Mindestzahlungsverpflichtung bindet, auch dann, wenn der Arbeitnehmererfinder ihr form- und fristgerecht (§ 12 Abs. 4 ArbEG) widersprochen hat (Bartenbach/Volz,
aaO, § 12 Rdn. 75; Reimer/Schade/Schippel, aaO, § 12 Rdn. 35,
39; Volmer/Gaul, aaO, § 12 Rdn. 76 jeweils m.w.N.; Gaul, Die Arbeitnehmererfindung,
2. Aufl., 5. 152
).

72
Da der gegebene Mindestanspruch des Klägers
nicht von der noch ausstehenden Rechnungslegung durch die Beklagte abhängig
ist, hätte das Berufungsgericht über ihn selbst sachlich entscheiden
können und angesichts der vorliegenden Antragsfassung auch entscheiden
müssen.

73
III. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen,
über die Vergütungsansprüche des Klägers sei bereits
insoweit rechtskräftig entschieden, als die Beklagte Einnahmen aus
der Lizenzvergabe an die E. erzielt habe. Dies trifft – wie die Revision
zu Recht rügt – nicht zu. Da die Berechnungsgrundlagen für die
dem Kläger zustehende angemessene Erfindervergütung nach wie
vor ungeklärt sind und nicht zuletzt von der noch ausstehenden Rechnungslegung
durch die Beklagte abhängen, stellt der vom Landgericht dem Kläger
zugesprochene Betrag in Höhe von 5.577,26 DM, der auf der Grundlage
der Berechnungskriterien des Festsetzungsschreibens der Beklagten vom 27.
August 1976 ermittelt ist, lediglich die dem Kläger nach § 12
Abs. 3 Satz 1 ArbEG
zustehende Mindestvergütung dar. Sollten sich
die Bemessungsfaktoren zu seinen Gunsten verändern, ist der Kläger
selbstverständlich nicht gehindert, auch im Hinblick auf die Lizenzeinnahmen
der Beklagten eine Nachzahlung zu verlangen.

74
    C. Nach alledem ist das angefochtene Urteil teilweise aufzuheben.

75
In dem genannten Umfang ist der Rechtsstreit zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen,
das auch über die Kosten der Revision zu befinden hat. Im übrigen
sind die Revisionen der Parteien, soweit noch anhängig, zurückzuweisen.

    Rogge
    Jestaedt
    Maltzahn

    Broß
    Melullis





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