MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 3

BGH, Beschluß vom 24. Juni 1999 – I ZB 45/96 – Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 1999 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Starck, Dr. Bornkamm und Pokrant

beschlossen:

• Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats III) des Bundespatentgerichts vom 19. Juni 1996 aufgehoben.

• Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

• Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,– DM festgesetzt.

I. Mit ihrer am 12. September 1990 eingegangenen Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung der Wortmarke

für die Ware „Wodka“ in das Markenregister.

Die Prüfungsstelle für Klasse 33 Wz des Deutschen Patentamts
hat die Anmeldung nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes
wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen des Bestehens
eines Freihaltungsbedürfnisses an der Bezeichnung für die
angemeldete Ware zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 37, 124).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin den Eintragungsantrag weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat – unter Anwendung der Vorschriften des Markengesetzes – das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfasse nicht nur Gattungsbezeichnungen, sondern auch sonstige im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten übliche Bezeichnungen. Obwohl die Vorschrift – anders als die ihr zugrundeliegende Regelung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. d MarkenRL – ausdrücklich verlange, daß das fragliche Zeichen „zur Bezeichnung der Waren oder
Dienstleistungen“ im Verkehr üblich geworden sein müsse, bedürfe es einer richtlinienkonformen Auslegung, die ergebe, daß ein unmittelbarer warenspezifischer Zusammenhang nicht vorausgesetzt sei, sondern auch solche Angaben von der Vorschrift des Marken- gesetzes erfaßt würden, die nur allgemein werbesprachliche
Aussagen ohne eindeutig konkreten Warenbezug beinhalteten. Das Zeichen „ABSOLUT“ sei dem Schutz als Marke nicht zugänglich, weil es sich bei ihm um eine Superlativangabe im Sinne von u.a. „uneingeschränkt“, „vollkommen“ bzw. „in höchster Weise ideal“ handele. In diesem Sinne habe das Wort „absolut“ auch in den allgemeinen deutschen Sprachschatz, insbesondere der jüngeren Generation Eingang gefunden und werde in der Umgangssprache geradezu inflationär als Steigerungswort
verwendet. Darüber hinaus sei es auch ein fester Bestandteil der Werbesprache geworden; es bringe gegenüber dem potentiellen Abnehmer einer Ware oder Dienstleistung ein Eigenschafts- oder Wertversprechen zum Ausdruck. Bei derartiger Verwendung sei die Bezeichnung „ABSOLUT“, wenn sie der mit der vorliegenden
Anmeldung beanspruchten Ware „Wodka“ oder einem die Qualität dieser Ware beschreibenden Begriff wie beispielsweise „Reinheit“ voran- oder nachgestellt sei, ein Eigenschafts- und Wertversprechen. Deshalb werde das Wort „absolut“ von den
Mitbewerbern der Anmelderin auch für die Ware „Wodka“ benötigt und könne nicht durch Eintragung in das Mar-kenregister der ausschließlichen Nutzung durch die Anmelderin vorbehalten werden.

Die Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in einigen anderen europäischen, insbesondere skandinavischen Staaten, stehe der Schutzversagung in Deutschland nicht entgegen. Zumindest für die Beurteilung der Eintragbarkeit einer Angabe, die wie das Wort „absolut“ Bestandteil der deutschen Sprache sei, seien im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG der allgemeine deutsche Sprachgebrauch und die deutschen Werbegepflogenheiten maßgeblich, die mit den Sprach- und Werbegepflogenheiten in anderen, insbesondere nicht deutschsprachigen europäischen Staaten, nicht genau übereinstimmen müßten. Die durch die Markenrechtsrichtlinie geschaffenen gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen schlössen die Berücksichtigung besonderer nationaler Sprach- und Werbegewohnheiten nicht aus.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht ist nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes zutreffend davon ausgegangen, daß auf die Prüfung der vorliegenden Anmeldung ungeachtet ihres früheren Zeitrangs die Vorschriften des Markengesetzes Anwendung finden (§ 152 MarkenG). Da eine Eintragung mit dem Zeitrang des Anmeldetages indessen, wie sich aus § 156 Abs. 1 MarkenG ergibt, nur in Betracht kommen kann, wenn der Eintragung nicht nach den bis zum Inkrafttreten des Markengesetzes geltenden Vorschriften von Amts wegen zu berücksichtigende Gründe entgegengestanden haben, hat sich die Prüfung auch, sofern das angemeldete Zeichen nach neuem Recht nicht von der Eintragung ausgeschlossen ist, auf den früheren Rechtszustand zu erstrecken.

2. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, daß das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gegeben sei, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Nach dieser Bestimmung sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Das Eintragungshindernis soll sich nach der Begründung zum Regierungsentwurf (BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlfPMZ 1994, Sonderheft, S. 64) auf solche Bezeichnungen beziehen, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt oder die, ohne Gattungsbezeichnungen zu sein, zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art im Verkehr üblich geworden sind.

Das Bundespatentgericht hat zutreffend ausgeführt, daß der Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG insoweit von der Regelung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. d MarkenRL abweicht, als der Passus „zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen“ zusätzlich aufgenommen worden ist. Nach der Begründung zum Regierungsentwurf soll damit allerdings nur klargestellt werden, daß Bezeichnungen, die als Gattungsbezeichnungen oder sonst übliche Angaben für bestimmte Waren oder Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen sind, für andere Waren oder Dienstleistungen, für die sie weder Gattungsbezeichnung noch sonst eine übliche Angabe sind, durchaus als Marke geeignet sein können (BGH, Beschl. v.
23.10.1997 – I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 467 = WRP 1998, 492 – BONUS).

Die Bedeutung der Bestimmung erschöpft sich darin, allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die in Rede stehende Ware von der Eintragung auszuschließen (BGH GRUR 1998, 465, 468 – BONUS; Beschl. v. 18.3.1999 – 1 ZB 27/96 – HOUSE OF BLUES, Umdr. S. 9 f.). Dabei handelt es sich einerseits um ursprünglich
unterscheidungskräftige Freizeichen, die von mehreren Unternehmen
zur Bezeichnung bestimmter Waren verwendet und deshalb vom
Verkehr nicht mehr als kennzeichnend verstanden werden, und
andererseits – insofern überschneiden sich die Anwendungsbereiche
der Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG –
um Gattungsbezeichnungen, die angesichts ihres beschreibenden
Inhalts von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind. Dagegen
kommt eine Anwendung des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG auf Angaben, die lediglich für andere als die im
Verzeichnis aufgeführten Waren als Bezeichnung üblich geworden
sind oder bei denen es sich – ganz allgemein – um verkehrsübliche
Wörter oder Begriffe handelt, die mit den in Frage stehenden Waren im Sinne einer Bezeichnung nichts zu tun haben, nicht in Betracht (BGH GRUR 1998, 465, 468 – BONUS). Etwas anderes kann – worauf die Rechtsbeschwerde zutreffend hinweist – auch nicht Art. 6^quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ entnommen werden (zur Bedeutung der Vorschriften der PVÜ für die Auslegung der MarkenRL vgl. auch
Erwägungsgrund 12 MarkenRL). Jedenfalls ist unter der Geltung des
Warenzeichengesetzes, das ein § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entsprechendes Eintragungshindernis lediglich für die vorerwähnten Freizeichen (§ 4 Abs. 1 WZG) enthielt, nie geltend gemacht worden, Deutschland habe deshalb seiner sich aus der
Pariser Verbandsübereinkunft ergebenden völkerrechtlichen Verpflichtung, der Regelung in Art. 6^quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ
zu entsprechen, nicht erfüllt. Der abweichenden, im Ergebnis auch
dem angefochtenen Beschluß zugrundeliegenden Auffassung des 29. Senats des Bundespatentgerichts (GRUR 1999, 170, 171 betreffend
die Wortmarke „ADVANTAGE“) kann deshalb nicht beigetreten
werden. Auch die Annahme dieses Senats, in England werde die
Auffassung vertreten, ein im allgemeinen Sprachgebrauch übliches
Wort, das auch in der Werbung allgemein zur Anpreisung verwendet
wird, falle unter Art. 3 Abs. 1 Buchst. d MarkenRL (British Sugar
plc v. James Robertson & Sons Ltd. [1996] R.P.C. 281, 306 ChD =
GRUR Int. 1996, 1219, 1223 – Treat), deshalb sei für das
letztinstanzlich entscheidende Rechtsbeschwerdegericht eine
Vorlage gemäß Art. 234 Abs. 3 EG (früher Art. 177 Abs. 3) an den
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften veranlaßt, erweist
sich schon deshalb als nicht gerechtfertigt, weil in dem erwähnten englischen Urteil die vom Bundespatentgericht hervorgehobene Auffassung lediglich als Möglichkeit angesprochen worden und nicht tragender Grund der Entscheidung gewesen ist.

Eine Vorlage ist auch nicht deswegen veranlaßt, weil die 3.
Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt
(Entsch. v. 28.7.1998 – R 44/98-3, Mitt. 1998, 396 – SUPREME) in Anwendung
der entsprechenden, im wesentlichen mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. d
MarkenRL übereinstimmenden Vorschrift des Art. 7 Abs. 1
Buchst. d GMV davon ausgegangen ist, daß das Zeichen
„SUPREME“ wegen seiner Eignung als Werbewort dem
Eintragungshindernis unterfalle. Da die Kammer ihre
Entscheidung gleichermaßen auch auf das Eintragungshindernis
des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV (entsprechend § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG) gestützt hat, ist schon nicht hinreichend eindeutig,
ob das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. d GMV
überhaupt als tragender Gesichtspunkt für die Entscheidung
herangezogen worden ist. Darüber hinaus ergibt sich aus der
Entscheidung, daß die Kammer – ebenso wie der Senat – von einer Überschneidung der
Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft, des
Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses und der verkehrsüblichen
Bezeichnung ausgegangen ist Wie der Senat bereits ausgeführt hat,
darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß die Markenrechtsrichtlinie dem nationalen Gesetzgeber Spielraum belassen hat, die Vorgaben in einer Form umzusetzen, die dem jeweiligen nationalen Rechtssystem entspricht. Bei dieser Sachlage verbietet
es sich, der ausdrücklichen Absicht des Gesetzgebers, das
Markenregister – gegenüber der Lage nach dem früheren
Warenzeichengesetz – weiter zu öffnen, durch eine den Wortlaut
des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unbeachtet lassende Erweiterung des
Eintragungshindernisses entgegenzuwirken (BGH GRUR 1998, 465,
468 – BONUS).

Bei dieser Ausgangslage steht das Eintragungshindernis des
§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG der Eintragung des Zeichens „ABSOLUT“
nicht entgegen, weil es sich bei ihm weder um ein Freizeichen
noch sonst um eine Gattungsbezeichnung für die Ware Wodka handelt.

3. Das Bundespatentgericht hat bisher über die Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht entschieden. Diese Prüfung wird es – gegebenenfalls auch bezogen auf die früher geltenden Bestimmungen – nunmehr
nachzuholen und dabei zu beachten haben, daß die Anforde-rungen
an die Unterscheidungskraft – es darf dem Zeichen nur nicht jede
wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft fehlen (Begr. zum
Reg.-Entwurf BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlfPMZ 1994, Sonderheft,
S.64) – nicht zu hoch angesetzt werden dürfen. Da die bisher
getroffenen Feststellungen einen hinreichend engen beschreibenden
Bezug des Wortes „absolut“ zu der angemeldeten Ware als solcher
nicht nachweisen, müßte für die Verneinung jeglicher Unterscheidungskraft festgestellt werden, daß es sich bei dem Zeichen um ein so geläufiges und alltägliches Wort der deutschen Sprache handelt, daß der Verkehr es stets nur als solches, nicht jedoch auch als Unterscheidungsmittel versteht, weil nur dann
einem als Marke verwendeten Wortzeichen die konkrete Unterscheidungseignung und damit die Unterscheidungskraft gänzlich fehlt (BGH, Beschl. v. 25.3.1999 – I ZB 22/96, MarkenR 1999, 195, 197 – PREMIERE II, m.w.N).

Darüber hinaus wird das Bundespatentgericht auch die Eintragung des Zeichens in skandinavischen Ländern in Betracht zu ziehen haben, sofern es nicht Anhaltspunkte dafür hat, daß das Wort „absolut“ in diesen Ländern anders als im deutschen
Sprachgebrauch verwendet wird. Des weiteren wird es zu beachten haben, daß das Markenregistrierungsverfahren, wie der Bundesgerichtshof bereits zum Eintragungsverfahren nach dem Warenzeichengesetz ausgeführt hat, weder dazu geeignet noch dazu vorgesehen ist, allen nur irgendwie denkbaren Behinderungsmöglichkeiten bereits im Eintragungsverfahren vorzubeugen; denn der Versuch einer derart umfassenden Beurteilung könnte zur Folge haben, daß – entgegen der Zielsetzung des Markengesetzes – Anmeldungen in größerer Zahl die Eintragung versagt werden müßte, als dies sachlich gerechtfertigt wäre, und daß die Gleichmäßigkeit und Berechenbarkeit der Rechtsanwendung sowie allgemein eine den
Bedürfnissen entsprechende Entscheidungspraxis in Frage gestellt wäre (BGH GRUR 1998, 465, 467 – BONUS, m.w.N.). Einer etwa ins Auge zu fassenden Möglichkeit
zukünftiger Behinderungen der Mitbewerber nach der Eintragung
des angemeldeten Zeichens als Marke kann im Verletzungsverfahren, insbesondere bei Heranziehung der Vorschrift des § 23 MarkenG ausreichend begegnet werden.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Mees

Starck

Bornkamm
Prokant