Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Februar 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Stark und Dr. Bornkamm

beschlossen:

• Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats III) des Bundespatentgerichts vom 31. Mai 1995 aufgehoben.

• Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
  

• Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,– DM festgesetzt.

I. Zur Eintragung als Marke angemeldet ist das Wortzeichen

für „Tabakerzeugnisse, insbesondere Zigaretten; Zigarettenpapier“.

Die Prüfungsstelle für Klasse 34 Wz des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung auf der Grundlage von § 4 Abs. 2
Nr. 1 Halbs. 1 und 2 WZG zurückgewiesen, weil das englische
Wort „change“, dessen Grundbedeutung von „wechseln“, „ändern“ dem überwiegenden Teil des deutschen Verkehrs bekannt sei, lediglich die werbemäßige Aufforderung zum Wechseln der Marke bzw. des Produkts darstelle; es weise deshalb nicht auf die Herkunft der Ware hin. Jedenfalls bestehe ein
Freihaltungsbedürfnis, weil das Wort als kaufmännischer Begriff für den Warenimport und -export benötigt werde.

Die hiergegen erhobene Beschwerde der Anmelderin ist
erfolglos geblieben.

Mit ihrer – zugelassenen – Rechtsbeschwerde verfolgt die
Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat unter Anwendung der Vorschriften des Markengesetzes das angemeldete Wortzeichen für freihaltungsbedürftig gehalten und dazu ausgeführt:

Nach der zu § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, auf die auch bei der Anwendung
des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgegriffen werden könne, fielen fremdsprachige Bezeichnungen unter das Eintragungsverbot, wenn sie von einem beachtlichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres als eine in bezug
auf die beanspruchten Waren beschreibende Angabe verstanden
würden, und der deutsche Verkehr daher ein Interesse an ihrer
Verwendung als Sachhinweis habe. Das englische Wort „change“ sei den inländischen Verkehrskreisen nicht nur als ein in die deutsche Geschäfts- und Handelssprache übernommener Ausdruck für „Geldwechsel“ geläufig, sondern auch in dem allgemeinen Sinn von „wechseln, (ver-)ändern“. Das Wort gehöre zu den einfachsten und bekanntesten Grund-wörtern des täglichen englischen Sprachgebrauchs und werde vom deutschen Verkehr, der überwiegend zumindest über Basiskenntnisse der englischen Sprache verfüge, gedanklich meist ohne weiteres dem
entsprechenden deutschen Begriff „wechseln“ gleichgesetzt.
Begegne das Publikum der Bezeichnung „CHANGE“ in der Werbung
für Tabakwaren, insbesondere für Zigaretten, in schlagwortartiger Alleinstellung, werde es, da es in der Bedeutung von „Geldwechsel“ erkennbar nicht in einem sinnvollen Bezug zu den Waren stehe, ohne weitere Überlegung
als Aufforderung verstanden, zu dem entsprechend beworbenen Produkt zu wechseln. Einer erläuternden Ergänzung etwa in der Form von „change to …“ bedürfe es nicht, da schon mit dem Wort „change“ allein in werbeüblich prägnanter Imperativform die Aufforderung zu einem Überwechseln auf die betreffende Ware zum Ausdruck gebracht werde. In Anbetracht der großen
Bekanntheit des Wortes „Change“ im Inland und seines beachtlichen, den Verkehrskreisen verständlichen Aussagegehalts bestehe für die Mitbewerber ein beträchtliches Interesse an seiner Freihaltung, zumal Zigaretten üblicherweise in englischer Sprache beworben würden. Zu berücksichtigen sei ferner, daß auf dem Zigarettensektor der Wettbewerb um Marktanteile ständig zunehme und die Werbung daher bestrebt sein müsse, den – häufig markentreuen – Verbraucher in wettbewerbsrechtlich
noch zulässiger Weise zum Wechseln zu einer anderen Marke zu
bewegen.

Zwar sei „CHANGE“ als Werbewort derzeit nicht nachweisbar. Für ein künftiges Freihaltungsbedürfnis an dem Wort
„CHANGE“ spreche jedoch, daß es in seiner Bedeutung von „wechseln“ im Inland praktisch allgemein geläufig sei und auf dem einschlägigen Warengebiet für sich allein als imperatives Werbeschlagwort naheliege.

Der Annahme des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG stehe nicht entgegen, daß das angemeldete Wort
weder zu den dort ausdrücklich aufgeführten Angaben über Art,
Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geographische Herkunft oder Zeit der Herstellung der Waren gehöre noch ein sonstiges Merkmal der Ware selbst beschreibe. Der Schutzversagungsgrund für Angaben, die zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen könnten, sei nicht auf unmittelbar warenbezogene Merkmale beschränkt, sondern erfasse auch solche Angaben, die für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Waren beschrieben. Eine enge Auslegung der Worte „Merkmale der Ware“ im Sinn von „die
Ware selbst beschreibende Merkmale“, die schon vom Wortlaut des ersten Halbsatzes der Bestimmung im wesentlichen vollständig erfaßt seien, würde im Ergebnis dazu führen, daß allgemeine, in der Werbung übliche Angaben der beschreibenden Anpreisung einer Ware, insbesondere fremdsprachlicher Art, denen bei markenmäßigem Gebrauch nicht stets jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne, grundsätzlich
als eintragbar erachtet werden müßten, obwohl ihrer Monopolisierung im Einzelfall ein beachtliches Freihaltungsinteresse der Mitbewerber entgegenstehen könne.

Das Freihaltungsbedürfnis könne auch nicht unter dem Gesichtspunkt verneint werden, daß gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG niemand an dem beschreibenden Gebrauch des Wortes gehindert sei, denn gerade bei Werbeschlagworten, die in Alleinstellung verwendet werden könnten, ließen sich Zweifel darüber, ob die konkrete Form der Verwendung noch den Gepflogenheiten des lauteren Wettbewerbs entspreche, nicht ausschließen.

III. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht stand.

1. Soweit die Rechtsbeschwerde die Sachentscheidungsbefugnis des Bundespatentgerichts in Frage stellt, weil die
Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts durch ein Hilfsmitglied und nicht durch ein auf Lebenszeit berufenes Mitglied (§ 26 Abs. 1 Satz 2 PatG) entschieden hat und deshalb im Beschwerdeverfahren allein eine Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patentamt in Betracht gekommen wäre, kann dem nicht beigetreten werden (BGH, Beschl. v. 19.6.1997 – I ZB 7/95, WRP 1998, 185, 186 – Active Line).

2. Das Bundespatentgericht ist nach dem Inkrafttreten
des Markengesetzes am 1. Januar 1995 zutreffend davon ausgegangen, daß auf die Prüfung der vorliegenden Anmeldung ungeachtet deren früheren Zeitrangs die Vorschriften des Markengesetzes Anwendung finden (§ 152 MarkenG) . Da eine Eintragung mit dem Zeitrang des Anmeldetages indessen, wie sich aus § 156 Abs. 1 MarkenG ergibt, nur in Betracht kommen kann, wenn der Eintragung nicht nach den bis zum Inkrafttreten des Markengesetzes geltenden Vorschriften von Amts wegen zu
berücksichtigende Gründe entgegengestanden haben, hat sich die
Prüfung auch, sofern das angemeldete Zeichen nach neuem Recht
nicht von der Eintragung ausgeschlossen ist, auf den früheren
Rechtszustand zu erstrecken (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 – I ZB
20/92, GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH).

3. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der Eintragung
der Marke „CHANGE“ stehe das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, wird von den tatsächlichen Feststellungen nicht getragen.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren (oder Dienstleistungen) dienen können. Dabei ist davon auszugehen, daß die Regelung, die wörtlich aus Art. 2 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL übernommen worden ist, die Versagung der Eintragung auch dann zuläßt, wenn zwar eine derartige Benutzung als Sachangabe (bisher noch) nicht erfolgt, eine solche jedoch nach den gegebenen Umständen in Zukunft erfolgen wird. Denn auch in einem derartigen Fall ist die
Voraussetzung gegeben, daß die in der Marke liegenden Angaben
als Sachangaben „dienen können“, wie es in § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG heißt (BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH).

Zutreffend ist das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang davon ausgegangen, daß das in Frage stehende Eintragungshindernis – ebenso wie die früher geltende Bestimmung des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG – sich nicht lediglich auf die dort ausdrücklich aufgeführten Angaben über Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geographische Herkunft oder Zeit der Herstellung sowie auf sonstige Merkmale
der Ware selbst bezieht, sondern daß unter das Eintragungsverbot auch solche Angaben fallen, die andere – als die aufgeführten – für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Ware beschreiben (BGH, Beschl. v. 23.10.1997 – I ZB 18/95 – BONUS, m.w.N.). Zu diesen Umständen durfte das Bundespatentgericht jedoch nicht die in dem
angemeldeten Wort „CHANGE“ liegende werbliche Aufforderung,
zu der betreffenden Marke (Ware) zu wechseln, zählen. Anders
als das Wort ,,Premiere“ (vgl. BGH, Beschl. v. 27.5.1993 – I
ZB 7/91, GRUR 1993, 746), das die erstmalige Präsentation
einer Ware, mithin deren Neuheit und damit einen Umstand mit
Bezug auf diese selbst bezeichnet, liegt in der werblichen Aufforderung zum Überwechseln von einer zu einer anderen Zigarettenmarke kein solcher Umstand mit Bezug auf die Ware selbst. Der Begriffsinhalt des Wortes
„CHANGE“ ist vielmehr dem Begriff „BONUS“ vergleichbar, der nicht Umstände mit Bezug auf die Ware selbst, sondern Verkaufs- oder Vertriebsmodalitäten für die Ware beschreibt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.1997 – I ZB 18/95 – BONUS). Denn die Aufforderung ,,CHANGE“ bezieht sich auf keine Eigenschaft der Ware, insbesondere auch nicht in allgemeiner Form auf deren Qualität, sondern suggeriert – in werbemäßig nicht aus dem Rahmen fallender Form – den Übergang von einem Markenprodukt zum anderen. Das mag zwar für den Zigarettenhersteller wegen der, wie das Bundespatentgericht festgestellt hat, häufig markentreuen Zigarettenraucher im Kampf um Marktanteile von
Bedeutung sein, betrifft jedoch keine für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsamen Umstände mit Bezug auf die Ware selbst.

b) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, daß das Wort „CHANGE“ als Werbewort auf dem in Rede stehenden
Warengebiet derzeit nicht nachweisbar sei. Es hat gleichwohl
ein Freihaltungsbedürfnis angenommen, weil das Wort in seiner
Bedeutung von „wechseln“ im Inland praktisch allgemein
geläufig sei und wegen des Wettbewerbs um Marktanteile auf dem
Zigarettenmarkt für sich allein als imperativisches
Werbeschlagwort naheliege. Auch diese Beurteilung ist nicht
frei von Rechtsfehlern.

Das Bundespatentgericht hat zwar in nicht zu beanstandender Weise berücksichtigt, daß sich die Werbung stets den
jeweiligen Gegebenheiten des Marktes und den Verbraucher-trends anpaßt und daher sprachlich wie inhaltlich einem ständigen Wandel unterliegt. Es hat jedoch bei seiner Beurteilung vernachlässigt, daß nach der Rechtsprechung des Senats die Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung die Feststellung von Tatsachen voraussetzt, die einen konkreten Anhalt für die angenommene Entwicklung bieten. Dabei müssen auch die Gründe, die die Entwicklung als fraglich erscheinen lassen könnten, sorgfältig geprüft werden (BGH GRUR 1995, 408, 410 – PROTECH, m.w.N.). In diesem Zusammenhang wäre es Aufgabe des Bundespatentgerichts gewesen, auch der Tatsache Beachtung zu schenken, daß die vorausgesetzte Verwendung des Wortes „change“ als Aufforderung zum Überwechseln von einer Marke
(Ware) zu einer anderen derzeit nicht nachweisbar ist. Das hätte Anlaß zu der Überlegung sein müssen, ob nicht trotz der praktisch allgemeinen Geläufigkeit des Wortes für den Begriff des „Wechselns“ im Inland aus Gründen der werbemäßigen Eignung die Verwendung als imperativisches Werbeschlagwort gerade nicht naheliegt, sei es, daß der Verkehr nicht annimmt, daß ohne eine erläuternde Ergänzung etwa in der Form von „change to … “ mit dem Markenwort in werbeüblicher
Imperativform die Aufforderung zu einem Überwechseln auf eine
andere Ware zum Ausdruck gebracht wird, oder daß die
Verwendung des Markenwortes aus werbepsychologischen oder
sonstigen werbetechnischen Gründen nicht geeignet erscheint.
Bei Berücksichtigung dieser Umstände ist die Annahme eines
zukünftigen Freihaltungsbedürfnisses nicht hinreichend belegt.

c) Die danach – jedenfalls soweit das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Frage steht – mögliche Eintragung des Wortes „CHANGE“ für die Waren des Verzeichnisses führt – anders als es das Bundespatentgericht angenommen hat – nicht zu einer unnötigen Erschwerung der freien Verwendbarkeit des Wortes im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Waren. Denn nach § 23 Nr. 2 MarkenG hat der Markeninhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches (oder
ähnliches) Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften
von Waren zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Mit dieser Vorschrift ist das Recht aus der Marke gegenüber einer beschreibenden Verwendung hinreichend abgegrenzt, so daß bei einer solchen Verwendung durch Dritte Unzuträglichkeiten nicht zu erwarten sind. Im
übrigen ist das Markenregistrierungsverfahren, wie der Bundesgerichtshof bereits zum Eintragungsverfahren nach dem Warenzeichengesetz ausgeführt hat, weder dazu geeignet noch dazu vorgesehen, allen nur irgendwie denkbaren
Behinderungsmöglichkeiten bereits im Eintragungsverfahren vorzubeugen; denn der Versuch einer derart umfassenden Beurteilung könnte zur Folge haben, daß – entgegen der Zielsetzung des Markengesetzes – Anmeldungen in
größerer Zahl die Eintragung versagt werden müßte, als dies
sachlich gerechtfertigt wäre, und daß die Gleichmäßigkeit und
Berechenbarkeit der Rechtsanwendung sowie allgemein eine den Bedürfnissen entsprechende Entscheidungspraxis in Frage gestellt wäre (BGH, Beschl. v. 23.10.1997 – I ZB 18/95 – BONUS, Umdr. S. 11 m.w.N.).

4. Das Bundespatentgericht hat – von seinem Standpunkt
aus folgerichtig – bisher nicht geprüft, ob dem als Marke angemeldeten Wort Unterscheidungskraft zukommt oder ob es, weil ihm für die Waren des Verzeichnisses jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), von der Eintragung ausgeschlossen ist. Es hat in anderem Zusammenhang
– allerdings ohne über die Frage der Unterscheidungskraft zu entscheiden – ausgeführt, daß in der Werbung üblichen Angaben zur beschreibenden Anpreisung von Waren, insbesondere fremdsprachlicher Art wie das vorliegend zu beurteilende Wort „CHANGE“, bei markenmäßigem Gebrauch nicht stets jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne
(vgl. auch BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH). Hierüber wird
das Bundespatentgericht im neu eröffneten Beschwerdeverfahren
nunmehr abschließend zu entscheiden haben.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Erdmann

Mees

v. Ungern-Sternberg

Stark

Bornkamm